日读一判，系法律商业双驱动的万程通商团队的每日固定学习会。 本文分享的案例，系我们于2023年4月12日集体学习的案例。

　　按照有关法律、法规、政策的要求，即日起，我们学习分享的案例，将隐去主体及案号信息。给您带来不便，我们深表歉意。

　　专利权人仅针对被诉侵权产品的使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理的请求，导致被诉侵权产品生产者、销售者的经营处于不确定状态，且其不能参与行政处理程序以维护其权益。尽快确定被诉侵权产品是不是落入涉案专利权保护范围，符合涉案各方利益，有利于节约行政和司法资源。应认定此类专利侵权纠纷处理请求属于专利权人发出的侵犯专利权警告，未能参与行政处理程序的相关方有权提起确认不侵害专利权之诉。

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条

　　2018年5月24日，苏州市知识产权局受理了丙公司提交的乙公司侵犯其涉案专利权的纠纷处理请求。同年6月12日，苏州市知识产权局基于案件管辖原因将该行政投诉案件移送至江苏省知识产权局。同年7月5日，江苏省知识产权局受理了丙公司提交的乙公司侵犯其涉案专利权的纠纷处理请求。同年8月15日，江苏省知识产权局出具中止处理通知书，载明因乙公司向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）提出涉案专利权无效宣告的请求被受理，乙公司请求江苏省知识产权局中止处理，故江苏省知识产权局决定中止对案件的处理。同年9月24日，甲公司向丙公司邮寄催告函，催告函中记载丙公司向苏州市知识产权局提起了专利侵权行政投诉，声称乙公司使用的甲公司的MAXX型号轮胎一次法成型机涉嫌侵犯了丙公司包含涉案专利在内的共计六项专利权，丙公司的行政投诉使得甲公司和其中国客户的生产经营处于极为不稳定状态，因此要求丙公司撤回行政投诉或依法提起侵权诉讼。丙公司于同年9月26日签收了该函件。同年9月30日，丙公司向甲公司回函。在回函中，丙公司称其将会毫不迟疑地提起针对任何包括乙公司和甲公司在内的侵权者的诉讼或行政投诉，并且丙公司已这样做了。同年10月19日，原审法院收到了丙公司起诉甲公司和乙公司侵犯其涉案专利权的专利侵权诉讼材料，丙公司请求判令甲公司、乙公司立马停止侵犯权利的行为，连带赔偿丙公司经济损失人民币100万元并承担诉讼费。丙公司于同年10月26日将案件的诉讼费汇至原审法院诉讼费账户。原审法院于同年11月7日立案受理了该专利侵权诉讼，案号为（2018）苏05民初【】号。同年10月29日，甲公司和乙公司向原审法院提交了确认不侵权之诉的诉讼材料，该案于同年11月7日立案，案号为（2018）苏05民初【】号。

　　原审法院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利法司法解释）第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”该规定明确了被警告人或者利害关系人提起确认不侵权之诉的受理条件：1．权利人发出了侵权警告；2．被警告人或利害关系人提出了书面催告；3．权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼。

　　关于丙公司向知识产权局的行政投诉是否构成专利法意义上的“侵权警告”，原审法院认为，专利法司法解释并未对“侵权警告”进行明确界定，因此要正确认定何为“侵权警告”需结合确认不侵权诉讼的制度本意来理解。在专利法语境中，侵权警告应是指权利人通过直接或间接的方式向相对方主张侵权，但又怠于通过法定程序解决纠纷，致使相对方对是否侵权问题一直处在不确定状态。根据《中华人民共和国专利法》第六十条的规定，司法保护和行政保护都属于解决知识产权纠纷的法定形式。只要权利人的行为足以在其与相对方之间形成争议的事实，且权利人怠于诉诸法定的纠纷解决程序，或虽启动了行政投诉程序，但因权利人的过错或问题造成行政投诉程序未能或无法就双方争议的事实作出确定性的裁决，致使当事人双方陷入法律关系不确定的状态，就应该被认定为实质上构成对相对方的侵权警告。

　　丙公司认为甲公司和乙公司涉嫌侵害其专利权，通过直接向知识产权局投诉的方式对其权利予以救济。知识产权局对于丙公司的投诉予以立案受理，并组织了专门的行政执法人员进行行政调查。丙公司和甲公司、乙公司之间的专利侵权纠纷已确定进入了法定的纠纷解决程序，且未有证据显示丙公司有不配合或阻碍行政程序正常开展的情形，故甲公司和乙企业能通过该行政程序确定其是否构成侵权。此种方式与专利法意义上的“侵权警告”有本质区别。即便行政调查程序因乙公司向专利复审委申请宣告涉案专利无效而中止，但是中止的原因和结果均非丙公司所掌控和推动。就确认不侵权诉讼的初衷和定位而言，是为了制止知识产权的滥用，保障和发展当事人的诉权。在丙公司依法行使其法定维权行为，未有滥用知识产权的情况下，丙公司向知识产权局的行政投诉不构成专利法意义上的“侵权警告”。

　　关于提起诉讼的时点判断问题，原审法院认为，如何认定专利法司法解释中“提起诉讼”的时点问题，重点是如何正确理解我国设定“提起诉讼”为知识产权确认不侵权之诉受理条件的立法理由。专利法司法解释将权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼作为确认不侵权之诉的受理条件之一，原因主要在于确认不侵权之诉本身的制度定位在于将被警告人或利害关系人从法律权利义务的不安定状态中解救出来，制止权利人对知识产权的滥用，实现当事人之间的利益平衡。这也决定着确认不侵权之诉是当事人的一种辅助救济手段。如若权利人在合理期限内撤回了警告，或提起了诉讼，则被警告人或利害关系人已从不确定状态中解救，无需再通过这一制度来解决当事人之间的纷争。因此，当权利人提起诉讼，向人民法院为裁判上的请求，请求公权力机关行使公权力救济自己的权利时，请求的意思表示到达法院即发生法律上的约束力，即应认定权利人积极主张了权利。因此，此处的“提起诉讼”是指权利人起诉的行为，而非法院受理的行为。“提起诉讼”的时点应为权利人主张权利提起诉讼的时间，而非法院受理的时间。丙公司于2018年10月19日向原审法院提交了针对涉案专利的起诉材料，10月26日预缴了案件受理费。上述两个时间点均在丙公司收到催告函之后的一个月内。由此可见，丙公司在收到催告函之后一个月内积极寻求人民法院对其权利进行救济的意思表示是明确的，且也是及时的。故在权利人积极行使权利，已在合理期限内启动诉讼程序的情形下，甲公司和乙公司不应当就相同的法律关系再提起确认不侵权诉讼。

　　因此，即便丙公司发出过侵权警告，但基于丙公司在合理期限内提起了诉讼，也不符合确认不侵权之诉的受理条件，应驳回甲公司和乙公司的起诉。同时，鉴于甲公司和乙公司提起过确认不侵权之诉，从维护双方权益、提高审判效率的方面出发，在侵权诉讼中，法院将视情况对丙公司的撤诉权进行一定的审查或限制。

　　本院认为，本案二审阶段的主要争议焦点有三：其一，丙公司提起的专利侵权纠纷处理请求是否构成专利法意义上的侵权警告；其二，丙公司提起侵权诉讼的时间应当怎么样确定；其三，上诉人提起的确认不侵权之诉的请求是否超越涉案专利侵权纠纷处理请求的范围。

　　本院认为，权利人主张相对方侵权，但又不通过法定程序予以解决，使相对方处于不确定状态，确认不侵权诉讼的制度目的是赋予相对方诉权，使其有途径消除这种不确定状态。确认不侵害专利权之诉，其审理范围在于确定原告所实施的技术方案是否落入被告专利权的保护范围，其目的也在于消除原告对其所实施的技术方案是否落入他人专利权保护范围不确定的状态，以利于其经营决策。在专利侵权纠纷中，对于纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，专利权人有一定的选择权，但无论该纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，关键均在于确定被控侵权产品或方法是否落入涉案专利权的保护范围。首先，本案中丙公司向专利行政部门提起处理专利侵权纠纷的请求，表明其认为涉案的型号为MAXX的轮胎成型机侵害其涉案专利权。虽然该行政处理程序的相对方为被控侵权设备的使用者乙公司，但对于该型号设备生产者的甲公司，其必然认识到其所生产、销售的设备可能受到侵权指控，一旦纠纷处理机关认定构成侵权，其设备市场必然受一定的影响，因此，本案中行政处理程序对甲公司经营的影响是客观存在的。其次，丙公司提起的专利侵权纠纷处理请求，被请求人仅为设备使用者乙公司，而设备的制造者甲公司并非被请求人，甲公司没有参与到该行政处理程序中的机会，无法在该行政处理程序中主张相应权利。对于甲公司而言，其所制造、销售的被控侵权设备是否会被专利行政部门认定构成侵权，已经处于一种不确定的状态，其产品营销售卖市场可能因此受一定的影响，并且其权益在相应行政处理程序中没办法得到保障。甲公司提起本案确认不侵害专利权之诉的目的，在于尽快通过司法程序确认其生产、销售的MAXX型号轮胎成型机未落入丙公司涉案专利权的保护范围，从而自可能面临侵权指控的不确定状态中解脱出来并稳定其相应市场。无论如何，尽快确定MAXX型号轮胎成型机是否落入丙公司涉案专利权的保护范围，既符合本案涉案各方的利益，更有助于节约行政和司法资源。本案中权利人请求专利行政部门处理专利侵权纠纷，其处理结果可能直接影响未作为被请求人的甲公司的利益，可认为其已受到侵权警告。因此，本案中对于甲公司而言，应将丙公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于专利法司法解释第十八条所称的侵权警告，甲公司关于丙公司专利侵权纠纷处理请求属于侵权警告的上诉理由具有合理性，原审法院适用法律不当，本院予以纠正。此外，专利权人是否滥用其权利并非认定其行为是否构成侵权警告的前提，确认不侵权之诉本身并不处理专利权人是否滥用其权利的问题，原审法院并未对丙公司是否滥用其知识产权进行单独认定，甲公司、乙公司关于原审法院未认定丙公司滥用知识产权属事实认定错误的上诉理由不能成立。

　　确认不侵害专利权之诉与同一范围的专利侵权之诉，实质上均处理被诉侵犯权利的行为人所实施的技术方案是否落入涉案专利权保护范围的问题，如专利侵权之诉在先，则相对方可提出不侵权抗辩，并无必要进行一定的确认不侵害专利权之诉。专利权人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼是确认不侵害专利权之诉的受理条件之一，如权利人在合理期限内撤回警告或提起诉讼，则被警告人或利害关系人已从不确定状态中解脱，或者可在专利侵权诉讼中解决纠纷，而无需再通过确认不侵权诉讼来解决纠纷。本案中，原审法院于2018年10月19日即已收到丙公司提交的起诉材料，丙公司亦于同月26日预交了案件受理费，可将丙公司提起侵权诉讼的时间确定为2018年10月19日，此时点尚在甲公司发出催告函两个月之内、丙公司收到催告函一个月之内。因此，虽然本案中丙公司请求专利行政部门处理侵权纠纷属于侵权警告，但丙公司作为专利权人已在合理期限内提起侵权诉讼，甲公司、乙公司提起的本案确认不侵害专利权之诉，并不符合专利法司法解释规定的相应受理条件。综上，甲公司、乙公司关于丙公司提起诉讼的时间应以法院受理时间为准、确认不侵权之诉应独立存在的上诉理由不能成立。

　　三、本案确认不侵害专利权之诉的请求是否超越涉案专利侵权纠纷处理请求的范围

　　根据确认不侵害专利权之诉的制度目的，其请求确认的范围不应超出权利人侵权警告的范围，否则其将是无本之木，即专利权人的侵权警告是相对方提起确认不侵害专利权之诉的基本前提。凡相对方超出专利权人侵权警告范围的诉讼请求，均不应纳入确认不侵害专利权之诉的审理范围。本案二审中，各方当事人均确认MAXX型号轮胎成型机与甲公司增加诉讼请求申请书中的VMI245全自动一次胎成型机属于不同的设备。本案中丙公司的专利侵权纠纷处理请求仅涉及MAXX型号轮胎成型机，其所使用的“包括但不限于”一语，并不代表其请求处理事项可无限扩展至别的设备，且相关专利行政部门亦仅针对MAXX型号轮胎成型机展开相应处理程序，这在某种程度上预示着丙公司的侵权警告仅指向MAXX型号轮胎成型机。当事人不能提起超出侵权警告范围的确认不侵害专利权之诉，因此甲公司所增加的诉讼请求，不应在本案中予以处理。如甲公司认为其VMI245全自动一次胎成型机收到了其他侵权警告，可另行寻求救济。据此，甲公司、乙公司关于其增加的诉讼请求不应被驳回、原审法院违反法定程序的上诉理由，本院不予支持。

　　综上所述，原审裁定认定事实基本清楚，适用法律不当之处本院已予纠正，不影响裁定结果，故对甲公司、乙公司的上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十四条之规定，裁定如下：